Noms de domaine et sites parking (2ème partie)

	L’utilisation des services de parking et de rémunération par clic est-elle systématiquement condamnée en UDRP ? Qui a la maîtrise du nom de domaine et de son utilisation ? Quand cette pratique révèle-t-elle un acte de cybersquatting ? Telles sont quelques unes des questions que nous aborderons dans ce dossier en 3 parties consacré aux sites parking. De nombreux opérateurs français et étrangers offrent aujourd’hui la possibilité aux titulaires de noms de domaine de les parquer et de les faire fructifier grâce à un service de rémunération au clic. En pratique, le titulaire du nom de domaine parque ce dernier chez un fournisseur de parking qui génère une page incorporant des liens commerciaux. Lorsqu’un internaute clique sur ces liens commerciaux, il déclenche une rémunération répartie entre le fournisseur de services et le titulaire du nom de domaine. L’utilisation des services de parking et de rémunération par clic soulève, dans la pratique UDRP, un certain nombre de questions. Une analyse des décisions rendues sous l’égide du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI et du National Arbitration Forum pour les affaires commencées en 2008 permet d’offrir un éclairage sur la tendance UDRP actuelle. Un constat s’impose : l’utilisation des services de parking et de rémunération par clic est a priori une pratique légitime dès lors qu’elle est exercée en conformité avec les principes UDRP(I) (publié le mercredi 11 mars 2009 sur Domainesinfo.fr). L’analyse des décisions révèle que la question du contrôle du nom de domaine et de l’utilisation qui en est faite apparaît de manière récurrente (II). Enfin, si l’utilisation des services de parking et de rémunération par clic est, par principe, légitime, il est utile d’étudier les circonstances dans lesquelles elle révèle la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine (III) (le mercredi 25 mars 2009 sur Domainesinfo.fr). II – Le choix du nom de domaine et de son utilisation A notre sens, les articles 2 [16] et 4(a)(iii) [17] des principes UDRP révèlent l’obligation du registrant de procéder à un minimum de diligences en terme de recherches d’antériorité. De la combinaison de ces articles découle la parfaite maîtrise juridique du nom de domaine par son titulaire qui, le cas échéant, doit engager sa responsabilité quant au choix du nom de domaine (A) et quant à son utilisation (B). A/ Le choix du nom de domaine Le choix du nom de domaine est imputable exclusivement à celui qui l’a enregistré. Cette évidence n’échappe pas à certains prestataires de parking qui écartent leur responsabilité quant aux risques causés par le choix, par leur co-contractant, d’un nom de domaine susceptible de porter atteinte aux droits de tiers [18]. Il importe pour le requérant de démontrer que le défendeur connaissait sa marque au jour de l’enregistrement (1°). Nous nous contenterons de remarquer quelques uns des indices qui ont convaincus les experts (2°). 1°) La connaissance par le défendeur de la marque opposée par le demandeur Après avoir admis la légitimité de principe de la pratique des sites parking et de la rémunération au clic, plusieurs décisions précisent que cette légitimité est suspendue au respect des principes UDRP et rappellent que le nom de domaine ne doit pas être similaire ou identique, au point de prêter à confusion, à la marque d’un tiers [19]. Lorsque le nom de domaine est exploité de cette manière, l’identité ou la similarité avec la marque d’un tiers apparaît comme un sérieux indice de mauvaise foi dès lors qu’il sera fortement présumé que son titulaire n’a eu d’autre intention que de tirer avantage de cette marque. Or ce qui importe en UDRP, c’est de prouver la mauvaise foi de l’adversaire. Au stade du choix et de l’enregistrement du nom de domaine, la notion de mauvaise renvoie à la connaissance de la marque. Autrement dit, cela revient à se demander si le titulaire du nom de domaine l’a délibérément enregistré avec l’intention de percevoir indûment les fruits de la confusion recherchée [20]. Dans une procédure UDRP, la connaissance de la marque par le registrant se trouve au cœur des débats. Elle l’est même davantage en présence d’un parking accompagné d’une monétisation. Puisque la pratique n’est pas répréhensible en elle-même, la question de la connaissance de la marque du demandeur par le défendeur au jour de l’enregistrement est essentielle [21]. 2°) La preuve de la connaissance de la marque par le titulaire du nom de domaine Il appartient au requérant d’apporter la preuve que le défendeur connaissait sa marque lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. D’évidence, cette preuve est d’autant moins redoutable que la marque invoquée au soutien de la requête UDRP est notoire ou renommée [22]. Si, au contraire, le requérant ne peut se prévaloir d’une telle marque, il faut se tourner vers les indices laissés par le défendeur. On remarque, par exemple, que les experts attachent une importance considérable à la distinctivité de la marque. Pour vulgariser notre propos, on peut dire que plus la marque est originale et s’écarte de la banalité, de la généricité et de la descriptivité, mieux elle sera protégée contre le cybersquatting (entre autres agressions possibles). En d’autres termes, les experts UDRP font peu de place à la rencontre hasardeuse entre une marque distinctive et un nom de domaine identique ou étonnamment similaire. A titre d‘exemple, il est inconcevable d’enregistrer le nom de domaine valiumpills.net incorporant la marque « Valium » [23]. Le contenu du site parking peut révéler que le défendeur connaissait la marque. C’est évidemment le cas lorsque le site contient un article détaillé sur le requérant et ses services [24]. Les liens commerciaux du site parking eux-mêmes peuvent trahir la connaissance de la marque du requérant par le titulaire du nom de domaine lorsqu’il apparaît qu’ils ont été influencés par l’insertion de mots-clés destinés à optimiser leur pertinence [25]. B/ L’utilisation du nom de domaine Avant de se demander qui du registrant ou du fournisseur de parking et de liens sponsorisés détient juridiquement le contrôle de cette utilisation du nom de domaine (2°), il paraît utile, au préalable, de rappeler que l’on se trouve bien en présence d’une utilisation au sens de l’article 4(a)(iii) des principes UDRP (1°). 1°) S’agit-il d’un usage au sens des principes UDRP ? La question peut surprendre tant la solution est certaine. Elle a néanmoins été soulevée dans quelques litiges. Il arrive que le demandeur considère que le site parking mérite d’être rapproché du concept d’ « utilisation passive » [26]. Nous savons en effet depuis longtemps que l’ « utilisation passive » (passive use) d’un nom de domaine est assimilée à une utilisation au sens des principes UDRP. C’est paradoxal, mais fortement utile compte tenu de la rédaction de l’article 4(a)(iii) des principes UDRP qui ne conçoit le cybersquatting qu’à travers la preuve d’un enregistrement et d’une utilisation de mauvaise foi. Une application littérale du texte oeuvrerait irrémédiablement dans le sens des cybersquatteurs qui ne trouveraient aucun intérêt à activer le nom de domaine de quelque manière que ce soit : certains d’échapper à une décision de transfert, ils seraient placés dans les conditions idéales pour imposer le prix du transfert au propriétaire de la marque cybersquattée. En conséquence, on compte désormais l’ « utilisation » passive parmi les indices pouvant établir la mauvaise foi. En faisant valoir que le site parking est une « utilisation passive » du nom de domaine, le demandeur espère ainsi démontrer l’utilisation de mauvaise foi. Cependant, et bien qu’il existe de rares décisions allant en ce sens [27], la connexion d’un nom de domaine à un site parking ne saurait être considérée comme une « utilisation passive » [28]. Il faut concevoir cette dernière dans les termes d’une passivité absolue dont la caractéristique la plus évidente est l’affichage d’une page d’erreur sur le navigateur. Ces précisions pourraient paraître superflues. Elles ne nous semblent toutefois pas dénuées d’intérêts dans la mesure où l’assimilation d’un site parking à une « utilisation passive » conjuguée à une interprétation littérale de l’article 4(a)(iii) conduirait mécaniquement à des décisions de rejet. 2°) Le contrôle du contenu du site Internet désigné par le nom litigieux Invariablement, pour écarter sa responsabilité, le défendeur auquel il est reproché d’avoir parqué le nom disputé pour bénéficier des avantages procurés par la monétarisation assure ne pas être à l’initiative de cette utilisation dont il n’avait parfois pas connaissance et qu’en tout état de cause, il ne peut contrôler [29]. Il est plausible que le registrant ne soit effectivement pas au courant de l’initiative prise par certains bureaux d’enregistrement de parquer automatiquement le nom de domaine dès lors qu’il n’est pas utilisé. Dans de telles circonstances, il a pu être décidé que la connexion du nom à un site parking n’était pas délibérée. Cependant, cette opinion est minoritaire, d’autant qu’en l’espèce, la commission administrative concédait néanmoins que le maintien de la situation pendant un an ne constituait pas une utilisation légitime [30]. Inlassablement, les experts rappellent que « le titulaire du nom de domaine est le premier responsable du contenu du site dont il est titulaire, quand bien même une tierce personne (ou un programme informatique) s’est chargée de choisir les liens commerciaux » [31]. La solution repose sur un fondement contractuel remarquablement exprimé dans quelques décisions [32]. Il s’agit du contrat d’enregistrement du nom de domaine dans lequel les principes et règles UDRP sont incorporés par référence. C’est ainsi qu’il fut décidé, dans le cas D2008-0233, que le registrant d’un nom de domaine connecté à un site parking devait engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 2 des principes UDRP, même s’il n’a pas spécifiquement choisi les mots-clés utilisés par le moteur de recherche du service parking [33]. Il résulte de cette interprétation faite de l’article 2 que le registrant a la maîtrise juridique du choix du nom de domaine mais également de son utilisation. Celle solution est confortée par la décision D2008-0177 dont nous soulignons le mérite d’avoir expressément retenu que le titulaire du nom de domaine a, de source contractuelle, le contrôle du contenu du site Internet auquel son nom de domaine est connecté [34]. De manière encore plus précise, la décision D2008-0111 a retenu que le titulaire du nom de domaine détenait même le contrôle éditorial des liens apparaissant sur le site parking [35]. En atteste la faculté pour le titulaire du nom d’ordonner la cessation de tout ou partie des liens commerciaux [36]. On peut même déduire de certaines décisions qu’il est soumis à un devoir de s’informer auprès de son bureau d’enregistrement [37]. Certains experts vont jusqu’à considérer comme un indice de mauvaise foi le fait, pour le registrant, à l’occasion de l’enregistrement, de ne pas ordonner à son prestataire de services de s’abstenir de connecter le nom de domaine à un service parking [38]. Il en résulte que le défendeur ne peut décharger sa responsabilité sur le prestataire de parking [39] qui, parfois, n’hésite pas à afficher une clause de non responsabilité sur le site parking [40]. Les prestataires de service parking et de monétisation ne peuvent effectivement pas être inquiétés dans une procédure UDRP. Néanmoins, il est permis de penser que, dans certaines circonstances, ces prestataires pourraient engager leur responsabilité devant les juridictions judiciaires dès lors i) que les liens commerciaux du site parking sont générés automatiquement par un procédé dont ils ont la maîtrise ou ii) qu’ils mettent à la disposition du titulaire du nom de domaine un procédé leur permettant de saisir des mots-clés destinés à influencer les liens commerciaux. Pour aller plus loin : [16] Article 2 des principes UDRP : « En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que a) ce que vous avez déclaré dans votre contrat d’enregistrement est complet et exact, b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie, c) vous n’enregistrez pas le nom de domaine à des fins illicites et d) vous n’utiliserez pas sciemment le nom de domaine en violation des lois ou règlements pertinents. Il vous incombe de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d’autrui ». [17] Article 4(a)(iii) des principes UDRP : « Vous [le registrant] êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que (…) votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ». [18] DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008. [19] V. not. DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008. [20] D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008. [21] D2008-0844, Dr. Angela Stevens v. Azeras LLC, July 28, 2008 ; D2008-1646, Stanworth Development Limited v. BWI Domain Manager, December 15, 2008 ; DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008 ; D2008-1263, Grundfos A/S v. Bridge Port Enterprises Limited, November 25, 2008 ; D2008-1253, Intuit Inc. v. Salvia Corporation, October 15, 2008. [22] Par exemple : D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-1155, Roche Products Inc. v. M. R., September 28, 2008. [23] D2008-1155, Roche Products Inc. v. M. R., September 28, 2008. [24] D2008-0928, Mediastay contre M. A., 12 août 2008. [25] D2008-1029, Smith & Nephew plc v. W. P., Smith and Nephew Trading, September 8, 2008. [26] D2008-0127, Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacilik A.S. v. Infomed, March 30, 2008. [27] FA 1152662, Cigar Aficionado Magazine c/o M. Shanken Communications, Inc. v. A. F., April 28, 2008 ; FA 1124524, Reliant Technologies, Inc. v. R. J., February 19, 2008. [28] En ce sens, voir par exemple : DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008 ; D2008-1434, Anne et Alain Riou contre M. V., Iclicmedia, 20 novembre 2008. [29] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-1474, Serta Inc. v. C. D., November 20, 2008 ; D2008-1192, Patek Philippe S.A. v. General Estates, October 22, 2008 ; D2008-0936, ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation v. D. N., Differential Pressure Instruments, Inc., November 7, 2008 ; D2008-0844, Dr. Angela Stevens v. Azeras LLC, July 28, 2008 ; DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008 ; DWS2008-0003, Missoni S.p.A. v. T.N.T. TerrificNTerry Inc., June 19, 2008. [30] D2008-0936, ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation v. D. N., Differential Pressure Instruments, Inc., November 7, 2008. [31] DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008. [32] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-0177, Port Aventura, S.A. v. F. M. c/o Chelsey McCaw Publishing Inc., April 1, 2008. [33] D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008. [34] D2008-0177, Port Aventura, S.A. v. F. M. c/o Chelsey McCaw Publishing Inc., April 1, 2008. [35] D2008-0111, Digital Platform Iletisim Hizmetler A.S. v. Digiturk Co., March 20, 2008. [36] D2008-0177, Port Aventura, S.A. v. F. M. c/o Chelsey McCaw Publishing, Inc., April 1, 2008 ; D2008-1192, Patek Philippe S.A. v. General Estates, October 22, 2008. [37] DWS2008-0003, Missoni S.p.A. v. T.N.T. TerrificNTerry Inc., June 19, 2008. [38] D2008-1474, Serta Inc. v. C. D., November 20, 2008. [39] FA 1130788, 3M Company v. R. K., February 28, 2008 ; D2008-0233, Kooks Custom Headers, Inc. v. Global DNS, LLC, April 4, 2008 ; D2008-1474, Serta Inc. v. C. D., November 20, 2008 ; D2008-1192, Patek Philippe S.A. v. General Estates, October 22, 2008 ; D2008-0844, Dr. Angela Stevens v. Azeras LLC, July 28, 2008 ; DTV2008-0002, Vente-Privee.com contre M. K., 17 mars 2008 ; DWS2008-0003, Missoni S.p.A. v. T.N.T. TerrificNTerry Inc., June 19, 2008. [40] DRO2008-0012, Burger King Corporation v. Burger King S.R.L., September 15, 2008.